-

Merkkaping: Wat is het en wat kun je er tegen doen?

Nieuw merk gedeponeerd, bezig met de lancering van het product, en dan verschijnt ineens een partij die beweert dat je inbreuk pleegt op hún merk. Stoppen of betalen, is het dreigement. Het gebeurt zelfs de grootste (tech-)bedrijven. Recente jurisprudentie toont: niet altijd meteen toegeven.

Stel, je bent bezig met de lancering van een nieuw product of een nieuwe dienst van je bedrijf. Of je bent daar als online marketeer mee bezig voor je klant (die je wellicht blij kunt maken met de informatie in dit artikel). Dan is het niet leuk als er iemand aanklopt wegens merkinbreuk: “stoppen met die naam of betalen!”.

In China kwam dat regelmatig voor. Zo betaalde Apple in 2012 $ 60 miljoen (!) voor de overdracht van de Chinese “Ipad”-merkregistratie. Tenzij het windowdressing is, lijkt er in China een einde aan dat soort praktijken te komen door een nieuwe Chinese waakhond. Die kan bij merkkaping (trademark squatting, letterlijk: merkkraken, waarbij een kraker in het merk van iemand anders ‘woont’) boetes opleggen en zelfs bedrijven sluiten. Misschien moeten we de Chinese wetgeving overnemen. Want hoe zit het eigenlijk in Nederland?

Hoe gaat merkkaping in zijn werk?

EBB (een Engelse Limited) was op het idee gekomen om in Pakistan willekeurige fantasiewoorden als merk te registreren, en die registraties elk half jaar te vernieuwen. Het Pakistaanse merkenregister is niet openbaar. Als dan een groot bedrijf of een marketingbureau bij het verzinnen van een naam dat Pakistaanse merk niet ziet, en in de Benelux een merk deponeert dat er op lijkt is het kassa.

Dan komt EBB namelijk in beweging. Ze registreert het Pakistaanse merk dan ook als Beneluxmerk. Vervolgens probeert ze de merkregistratie van de ‘nieuwkomer’ te verhinderen met een beroep op haar eerdere Pakistaanse merk, en stuurt ze sommaties om met de ‘merkinbreuk’ te stoppen.

Samsung trapte er niet in en de rechter ook niet

EBB probeerde dat ook met Samsung. Samsung had de naam ‘Bixby’ gedeponeerd als merk voor haar Galaxy AI-assistent. EBB wilde de registratie verhinderen op grond van haar Pakistaanse merk ‘Bibby’, en sommeerde Samsung ook nog eens om het gebruik van de naam Bixby te stoppen (uiteraard in de hoop dat Samsung zou besluiten te betalen).

De rechtbank trapte daar in 2019 al niet in. Hier was sprake van depot te kwader trouw. De honderden bedrijven van de enig directeur/aandeelhouder van EBB grossierden wereldwijd in merken zoals Tesla, Apple enzovoort. Doel was niet om het merk als merk te gaan gebruiken, het doel was speculeren op de waardestijging van het merk, volgens de verklaring van de directeur van EBB.

Plat gezegd houdt de verklaring gewoon in dat de merken worden geregistreerd om andere belanghebbenden een poot uit te draaien. EBB was het niet eens met het vonnis en ging in hoger beroep. Eerder dit jaar kwam er uitspraak in dat hoger beroep: EBB kreeg wederom ongelijk. De directeur/aandeelhouder van EBB was ook nog eens persoonlijk aansprakelijk voor $ 42.000 aan proceskosten en de nog te bepalen overige schade van Samsung.

Wat kan jouw onderneming hiermee?

Bovenal: weet dat ze bestaan, dit soort cowboys. Maar ook: uiteindelijk trek je aan het langste eind. Of je ook tot het eind wil gaan hangt natuurlijk af van de vraag hoe belangrijk het merk voor je is. Laat je in ieder geval niet meteen afschrikken. Toegeven kan altijd nog.

Over de auteur: Jan Smolders is advocaat bij Dohmen advocaten.

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws binnen je vakgebied? Volg Emerce dan ook op social: LinkedInTwitter en Facebook.

Deel dit bericht

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond