Online advertenties preventief screenen op merkinbreuk: Nee, tenzij de screener tindert

Online advertenties voor namaakproducten liggen juridisch gevoelig: wie is er aansprakelijk? Een zaak tussen Tommy Hilfiger en Facebook en verdere jurisprudentie maken duidelijk waar platforms toe verplicht zijn en wat je als benadeeld merk kunt doen.

Aan de bovenstaande titel heb je genoeg om te weten of je als platform aansprakelijkheid kunt ontlopen, en of je als merkhouder een platform aansprakelijk kunt stellen. Veel van de lezers van Emerce werken waarschijnlijk bij geen van beide categorieën, maar kunnen met deze kennis wel hun opdrachtgevers helpen. Daar scoor je punten mee. Wil je meer achtergrond en aanvullende tips, lees dan verder.

Kort geding 2018 Tommy Hilfiger / Facebook

Eerst de historie. In december 2018 was er een kort geding tussen Tommy Hilfiger en Facebook wegens advertenties voor namaak Tommy-kleding. Daarover schreven wij al eerder een column. De (geparafraseerde) regel is: als een hoster een ‘onwetend doorgeefluik’ is, is de hoster niet aansprakelijk. Geparafraseerd zei de kortgedingrechter die die regel moest toepassen het volgende: Facebook screent actief alle advertenties, dus kan Facebook zich er niet op beroepen dat ze een onwetend doorgeefluik is.

Facebook moest NAW-gegevens van de adverteerders aan Tommy geven en advertenties met bepaalde kenmerken voortaan niet meer laten plaatsen. Dat betekende nogal wat voor Facebook: de screeners moesten sinds eind 2018 elke ‘Tommy-advertentie’ langs het lijstje met zes kenmerken moeten leggen dat de rechter had opgegeven.

Bodemrechter 2021: Facebook doet voldoende tegen inbreuk

Tommy was natuurlijk blij met die uitspraak, maar moest wel binnen een half jaar een bodemzaak starten, om te voorkomen dat het kortgedingvonnis zou vervallen. Eerder dit jaar deed de rechtbank Den Haag uitspraak in die bodemzaak.  Die bodemzaak pakte voor een deel toch wel heel anders uit.

Facebook maakte zelf geen auteursrechtinbreuk of merkinbreuk volgens de rechter. Facebook deed juist voldoende om inbreuk tegen te gaan. De kern lag hier bij het antwoord op de vraag wat dat ‘actief screenen’ door Facebook nou eigenlijk inhield. Als het voor Facebook duidelijk was dat de advertentie inbreuk maakte, hield Facebook de advertentie tegen. Facebook wijzigde advertenties niet en deed ook geen verbetervoorstellen.

Bij zwart/wit-screening geen aansprakelijkheid Facebook

Toen de ‘doorgeefluik-escape’ jaren geleden via de EU in de Nederlandse wet terecht kwam had ik samen met veel andere juristen meteen mijn twijfels: een platform moet vooral niets screenen want anders zou het platform wel eens aansprakelijk kunnen zijn. Facebook maakte terecht hetzelfde punt. De rechter ging hier in mee: het zou raar zijn als de wet een hoster zou aanmoedigen om vooral níet te screenen om zo aansprakelijkheid te ontlopen. Dan wordt het inbreukprobleem alleen maar erger. Dat kan geen juiste uitkomst zijn. Dus Facebook was prima bezig.

De oplossing van de rechter

Facebook hoefde van de bodemrechter advertenties niet naast een lijstje te houden. Facebook hoefde alleen advertenties weg te halen of te weigeren die 100% gelijk waren aan de door Tommy getoonde. Bij nieuwe advertenties die daar niet 100% gelijk aan waren, volstaat voortaan een simpel berichtje aan Facebook met het verzoek om NAW-gegevens en beëindiging van het account. Als zo’n bericht onterecht is volgens Facebook, heeft ze nu steeds twee weken om bij Tommy te protesteren. Facebook moet daarbij aangeven waarom het ‘nu anders is’ en waarom de rechter dus alwéér nodig zou zijn. Pas daarna kunnen Tommy of Facebook opnieuw naar de rechter.

Wat moet je met deze uitspraak?

Als je leidinggevende bent bij een platform dat screent: zorg dat je screeners alleen kunnen ‘tinderen’. Oftewel: zorg dat ze alleen de keuze hebben tussen ja (doorlaten) en nee (afwijzen). Bij al het andere kun je in een discussie terecht komen waar je niet op zit te wachten. Als je, zoals Tommy,‘aan de andere kant staat en op platforms steeds inbreuk op jouw rechten ziet (of die van je opdrachtgever): vraag eens of het platform screent en zo ja, hoe. Gebeurt er meer dan ‘tinderen’, dan kunnen jij of je opdrachtgever het platform aansprakelijk stellen voor de schade.

Maar bij een platform dat wél slechts ‘tindert’ ben je als rechthebbende ook nog niet meteen uitgespeeld. Je kunt er dan via de rechter voor zorgen dat je een vereenvoudigde manier krijgt om paal en perk te stellen aan inbreuk op je merk of andere rechten. Maar misschien kom je met het platform wel tot een overeenkomst die hetzelfde regelt: goedkoper en sneller voor beiden. Voordeel van het aanpakken van platforms is dat het een stuk eenvoudiger is dan het aanpakken van adverteerders die verstoppertje spelen. Vaak zijn dat er tientallen. Als je die met één gerichte actie tegen het platform kan laten verdwijnen is dat winst.

Over de auteur: Hub Dohmen is advocaat bij Dohmen advocaten.

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws binnen je vakgebied? Volg Emerce dan ook op social: LinkedIn, Twitter en Facebook.