De regels van het domeinnaam spel

De kans dat een concurrent aan de haal gaat met een zorgvuldig opgebouwde webreputatie wordt steeds groter, want er zijn steeds minder goede domeinnamen beschikbaar op het web. Daarom is het belangrijk de spelregels voor het rechtmatig voeren van een handels- en domeinnaam te kennen.

De Videofabriek.nl
Een praktijkvoorbeeld: Het in Amsterdam gevestigde bedrijf DeVideofabriek.nl produceert sinds februari 2009 met succes betaalbare online video’s voor het bedrijfsleven. Ruim twee jaar later, in juli 2011 start een concurrent onder de naam videofabriek.nl met aanbieden van nagenoeg dezelfde producten en diensten. De in Den haag gevestigde concurrent adverteert met Adwords en plaatst artikelen in bladen en op blogs. Genoeg reden voor DeVideofabriek.nl om zich zorgen te maken over de verwarring die kan ontstaan bij het publiek over de beide ondernemingen. Het lijkt er immers op dat videofabriek.nl op oneigenlijke wijze gebruik wil maken van de goede reputatie en voordeel wil trekken uit de bekendheid van DeVideofabriek.nl.

De aanvullende gegevens in dit voorbeeld zijn de volgende. De registratie van de domeinnaam Videofabriek.nl, is ouder dan die van DeVideofabriek.nl. Daarentegen heeft DeVideofabriek.nl de naam “De Videofabriek” als beeldmerk bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom laten registreren.

Wat is belangrijk bij het ontdekken van een overeenstemmende domeinnaam?
Wanneer je met een met jouw handelsnaam overeenstemmende domeinnaam op het internet wordt geconfronteerd en je hiertegen actie wenst te ondernemen, dan dien je dus het volgende vast te stellen:

1. Welke naam werd als eerste gebruikt in het economische verkeer?
Een domeinnaam is in beginsel niet meer of anders dan een (internet)adres van de domeinnaamhouder. De enkele registratie van een domeinnaam op zich is nog niet aan te merken als het voeren van een handelsnaam. De handelsnaam is de naam waaronder de gebruiker ervan in het handelsverkeer optreedt. Er is alleen sprake van het voeren van een bepaalde (domein) naam als handelsnaam, als de onderneming zich daaronder daadwerkelijk aan het publiek presenteert. Hiervoor is een zekere mate van continuïteit nodig in het gebruik van de naam, alsmede bekendheid bij het publiek. Van het voeren van een handelsnaam is bijvoorbeeld sprake wanneer de betreffende naam op briefpapier, in advertenties of als domeinnaam wordt gebruikt.

Omdat de domeinnaam ‘DeVideofabriek.nl’ als eerste van de twee domeinnamen in het economische verkeer wordt gebruikt, krijgt deze naam voorrang. Het feit dat Videofabriek.nl haar domeinnaam eerder heeft laten registreren maakt dit niet anders. Deze regel is in de thuisbezorgen.nl vs thuisbezorgd.nl  zaak door de rechtspraak bevestigd.

2. Bestaat er kans op verwarring door de nieuwe handels- of domeinnaam?
Een onderneming die rechtmatig een handelsnaam voert (d.w.z. niet in strijd met bijvoorbeeld een wettelijk voorschrift) kan bescherming ontlenen aan de Handelsnaamwet. Daarin is de mogelijkheid opgenomen voor deze onderneming om de rechter te verzoeken een andere onderneming te verplichten haar handelsnaam te wijzigen, omdat deze zoveel op de eigen handelsnaam lijkt, dat gelet op de vestigingsplaats en de aard van de beide ondernemingen verwarring te verwachten is. Het is niet noodzakelijk dat de verwarring zich al heeft geopenbaard, al helpt het wel om de rechter te overtuigen van de reële verwachting dat verwarring ook in de toekomst plaats zal kunnen vinden.

Het voorgaande leidt ertoe dat DeVideofabriek.nl het Videofabriek.nl met succes kan verbieden om laatstgenoemde domeinnaam nog langer als handelsnaam voor de concurrerende onderneming te gebruiken. Het is evident dat de aard van beide ondernemingen hetzelfde is. Weliswaar liggen de vestigingsplaatsen van beide ondernemingen op een redelijk afstand van elkaar, maar, gelet op het feit dat beide ondernemingen zich profileren op het internet, valt het verschil op grond van de vestigingsplaats weg. Door de aard van het internet in verband met de aard van beide ondernemingen maakt het immers niet uit waar zij gevestigd zijn.

3. Gaat handelsnaam voor merknaamregistratie?
De  wet verbiedt het gebruik van een handelsnaam in strijd met een beter merkrecht van een ander. Het voorgaande houdt onder meer in dat een jongere handelsnaam/domein naam zal moeten wijken voor het eerder ingeschreven en gebruikt overeenstemmend merk van een ander. Overigens kan een merkhouder in het algemeen niet met succes optreden tegen de gebruiker van een gelijkende of overeenstemmende oudere handelsnaam. Niettemin is het verstandig om je handelsnaam tevens zo snel mogelijk als dienstmerk te (laten) registreren. Er zijn namelijk gevallen bekend waarin de rechter anders heeft bepaald. Op last van de rechter moest het op 1 januari 1988 gestarte gebruik van de handelsnaam Conuk wijken voor het op 28 januari 1988 gedeponeerde dienstmerk Ukon.

Als de voorgaande vragen bevestigend kunnen worden beantwoord, maar ook als er onduidelijkheid bestaat over inbreuk op een handelsnaam, is het aan te raden om een jurist in te schakelen. Dit bespaart veel frustratie en tijd. Meestal is één zorgvuldig opgestelde brief voldoende om de tegenpartij te doen besluiten om haar domeinnaam te veranderen.

)* Over de auteurs: Sil Kingma is advocaat bij Boekel de Nerée, Joris van Duijnhoven is directeur van DeVideofabriek.nl