Mag je productnamen pikken? Tommy Teleshopping tegen Tell Sell

Hypothese: er is geen merk. Tommy Teleshopping “was eerst” met de productnaam. Mag Tell Sell dan ook een product aanbieden met een dergelijke naam (zie onderstaande tabel)? Eerst ja of nee kiezen, dan pas verder lezen!

Eind vorig jaar werd een vonnis gewezen dat ik de lezers van Emerce niet wil onthouden. Uit het vonnis volgt een paar concrete tips met betrekking tot het “na-apen” van de concurrent.

Achtergrond: wetgeving/jurisprudentie oneerlijke handelspraktijken

Zoals u allen wel weet, kan u(w opdrachtgever) zich beschermen tegen jatwerk door zich te beroepen op intellectuele eigendomsrechten (merk, handelsnaam, auteursrecht enzovoort). Maar hoe zit het met productnamen? Moet je nu al je productnamen als merk vast gaan leggen? Ja en nee. Met een merk heb je meer slagkracht (er is een lijstje met eisen dat rechtstreeks in de wet staat dat vrijwel standaard wordt toegewezen bij merkinbreuk).

Ook belangrijk: bij merkinbreuk krijg je de reële proceskosten vergoed, heb je geen merk dan krijg je een forfaitaire fooi. Om voor al je productnamen, ook voor de niet al te best verkopende, een merk te registreren en bijbehorend merkonderzoek te doen, gaat echter wat ver. Dat geldt vooral omdat merkregistraties niet zelden leiden tot “oppositie” (bezwaar door de houder van een ouder merk waar het jouwe op lijkt).

Gelukkig kwam daar in 2005 de EU-richtlijn oneerlijke handelspraktijken, die door middel van de wet oneerlijke handelspraktijken inmiddels ook is omgezet in Nederlandse wetgeving. Ik kan me van de introductie nog herinneren dat een deel van de onlinemarketingbureaus in paniek schoot: wat moeten we nou doen? In het begin riep heel juridisch Nederland dat die richtlijn alleen consumenten beschermt.

Daar is gaandeweg verandering in gekomen. Steeds meer rechters wijzen claims van concurrenten gebaseerd op die richtlijn toe: als iets oneerlijk is jegens de consument is dat “iets” vaak (maar niet altijd) van invloed geweest op de aankoopbeslissing van de consument. Met andere woorden: door oneerlijk te zijn tegen de consument heeft de concurrent de consument overgehaald om bij hem te kopen en niet bij jou. Wat staat er zoal aan verboden in de Wet oneerlijke handelspraktijken?

Nou, een hele waslijst (ctrl-f naar 6:193a t/m j). Enkele juweeltjes uit de “zwarte lijst” van 193g (het leest als een oplichtersbijbel voor handelaren in landen zonder deze wetgeving):

• “beweren dat een handelaar of een product door een openbare of particuliere instelling is aanbevolen, erkend of goedgekeurd terwijl dat niet het geval is, of iets dergelijks beweren zonder dat aan de voorwaarde voor de aanbeveling, erkenning of goedkeuring is voldaan” (oei…royal anyone?)
  
• Bait and switch:
  “producten tegen een genoemde prijs te koop aanbieden en vervolgens:|1°. weigeren het aangeboden artikel aan de consument te tonen, of 2°. weigeren een bestelling op te nemen of het product binnen een redelijke termijn te leveren, of 3°. een exemplaar van het artikel met gebreken tonen, met de bedoeling een ander product aan te prijzen;”
• “producten tegen een genoemde prijs te koop aanbieden zonder dat de handelaar aangeeft dat er een gegrond vermoeden bestaat dat hij deze producten of gelijkwaardige producten niet tegen die prijs kan leveren of door een andere handelaar kan doen leveren gedurende een periode en in hoeveelheden die, rekening houdend met het product, de omvang van de voor het product gevoerde reclame en de aangeboden prijs, redelijk zijn;”

Zou de ALDI hier onder vallen als de PC van EUR 499 één minuut na opening al opperdepop is?

Kern is: ben je misleidend of agressief bezig? En als die misleidende of agressieve gedrag een consument “over de streep trekt”, benadeel je daarmee tevens de concurrent, omdat de consument al bij jou heeft gekocht.

Vonnis Tommy Teleshopping/Tell Sell

Uit het vonnis in de zaak tussen Tell Sell en Tommy Teleshopping blijkt dat het aanleunen tegen de productnamen van een ander niet mag, ook als er geen merkinbreuk is. In de wet oneerlijke handelspraktijken is verboden “een product dat lijkt op een door een bepaalde fabrikant vervaardigd product op een zodanige wijze aanbevelen dat bij de consument doelbewust de verkeerde indruk wordt gewekt dat het product inderdaad door die fabrikant is vervaardigd, terwijl dit niet het geval is”. Oftewel, door bijna dezelfde productnamen te gebruiken, kan de consument denken dat het product niet van jou, maar van de heel bekende concurrent is, en dat is dan ook onrechtmatig tegen die heel bekende concurrent.

De verweren die wel gelden bij merkinbreuk (“ja, maar het is beschrijvend” enzovoort) hadden hier geen zin: “Voldoende is dat de op de producten van Tommy lijkende producten op een zodanige wijze worden aanbevolen dat doelbewust bij de consument een verkeerde indruk wordt gewekt omtrent de herkomst van het product.

Moraal van dit verhaal: merkregistratie is belangrijk, maar besef dat je bij ontbreken daarvan niet altijd “met lege handen staat” als de concurrent echt over de schreef gaat.

Lees-verder-tips:

• 22 december 2017: NRC interviewt Hub Dohmen over een vonnis dat juridisch Nederland heeft opgeschud: De saaie stockfoto uit het vonnis valt in ieder geval niet onder het auteursrecht. Hoe raakt dit vonnis van een Zaanse rechter fotografen en de grote stockbureaus?
• 27 november 2017: Een Testarossa voor een paar duizend euro? Update van column over het ‘oppoetsen’ van oude merken.