Sommige rip-offs brengen meer op dan het origineel. Maar wanneer ‘mag het‘?

Hieronder vindt u oude koek. Die superactueel is. Het namaken van producten of onderscheidingstekens van de concurrent is immers van alle tijden.

En in deze onlinetijd is het cruciaal om jezelf te onderscheiden van de concurrentie. We krijgen vaak vragen van ondernemers die iets hebben gemaakt dat in de buurt komt van wat de concurrent al heeft. Nagemaakte ondernemers worstelen met dezelfde vragen en bellen ons ook. De vraag van beide categorieën ondernemers is altijd dezelfde: mag dit? Dan vindt u nu de beloofde oude koeken ter illustratie, met een herbeoordeling naar huidig Nederlands recht en een afsluitende marketingtip.

Als advocaten intellectuele eigendom moeten we af en toe hard lachen om waar mensen mee denken weg te komen, zoals dit historische voorbeeld:

Soms zijn er echter rip-offs bij die beter scoren dan het origineel. Nou, deze niet denk ik:

Die is natuurlijk gepikt van Oreo:

Maar voor wie dacht dat Oreo het origineel was, think again: 

Oreo (1912) scoorde beter dan het origineel (1908), wat waarschijnlijk te wijten was aan de naam ‘Hydrox’: de Amerikaanse consument dacht daarbij aan Hydrox Chemical Company, fabrikant van hydrogen peroxide (waterstofperoxide). Dan lust je je koekje niet meer. 

Namaken mag, tenzij…

Wat veel mensen niet weten, is dat namaken in beginsel mag, tenzij – en nou vat ik heel erg samen – het origineel erg afwijkt van “wat er al was” èn – cumulatief – jij daar “tè dicht tegenaan zit”. De Kat Kot was natuurlijk duidelijke merkinbreuk. Maar wat nou als je (zoals in het Oreo-geval) alleen het product (koekje) namaakt? Ik weet niet of er begin vorige eeuw is geprocedeerd tussen (de makers van) Oreo en Hydrox, maar laten we stellen dat de procedure nu in Nederland zou plaatsvinden. Een octrooi op een koekje kan niet, het is geen uitvinding. Je zou kunnen denken aan auteursrecht (spoedcursus auteursrechtinbreuk hier) of modelrecht. Voor zowel auteursrecht als modelrecht geldt dat het uiterlijk niet het gevolg mag zijn van technische/functionele uitgangspunten. “Twee koekjes met creme ertussen” heeft een functie: double crunch, en ertussen proeft het smeuig. Hetzelfde geldt voor slaafse nabootsing (uitleg van wat dat is en voorbeeld van ‘wel slaafse nabootsing’ hier, voorbeeld van ‘geen slaafse nabootsing’ hier). Als we de functionele elementen (twee koekjes met crème ertussen) wegdenken, is er voldoende gedaan om verwarringsgevaar weg te nemen: zelfs als de koekjes uit de verpakking zijn en in een schaal liggen zie je duidelijke verschillen. Op de Hydrox staan iets dat lijkt op margrietjes en tarwe, op de Oreo staat iets dat lijkt op klavertjes vier. Bovendien staat bij beiden de merknaam pontificaal in het koekje gestanst. In de bekende Lego-zaak was een klein kleurverschil tussen de steentjes en een merkopdrukje ook voldoende. Wist u trouwens dat Lego ook niet ‘the original’ is? Dat is Kiddicraft, uit de jaren 40. En ook hier heeft de rip-off meer verdiend dan de bedenker.

Moraal van dit verhaal

In het navolgen van de concurrent valt een wereld te halen voor producenten en marketingafdelingen, mits ze weten waar ze op moeten letten.

Over de auteur: Jan Smolders is advocaat bij Dohmen advocaten.